案例基本信息

业务类型：知识产权诉讼案件

案件涉及国家和地区：日本

案件代理时间：2016年-2017年

代理律师姓名：黄剑国、慎理

律师事务所名称：上海市华诚律师事务所

基本案情

本案涉及SMC株式会社（下称“SMC”）拥有的一件ZL02130310.X号“电磁阀”发明专利。原告SMC于2013年发现苏州山耐斯气动有限公司（下称“山耐斯公司”）销售由神驰气动有限公司（下称”神驰公司”）制造、销售及许诺销售的多款型号电磁阀产品侵害了其涉案专利的专利权，遂向苏州中院提起诉讼，请求法院判令山耐斯公司和神驰公司停止制造和销售被控产品，神驰公司赔偿其各项经济损失及合理费用共计100万元。

一审中，被告神驰公司基于一份司法鉴定意见的观点抗辩称：“涉案专利权利要求1中记载的“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”属于功能性技术特征，应当结合说明书和附图描述的具体实施方式来确定该技术特征的内容。涉案专利说明书在其实施例及附图中阐述的螺线管包括固定铁心这一部件，而被控产品的螺线管并不包括固定铁心，尽管其余对应技术特征与涉案专利相应技术特征相同，但仍不构成侵权。”

对此，原告SMC主张“螺线管”这一用语是本领域的公知技术，故对本领域普通技术人员而言，只要确定了螺线管、阀座、阀芯的位置关系和具体连接方式，即可实现“驱动阀芯”这一功能。至于螺线管采用何种内部结构不是实现“驱动阀芯”这一功能所必须的，在确定争议技术特征的范围时无需分析这部分内容。

一审法院未支持SMC的主张，认定被控产品“以磁性罩的端壁部兼做固定铁心”该技术手段与涉案专利说明书中包括“固定铁心”的具体实施方式不同，认定被控产品不构成侵权。

SMC不服一审判决，向江苏高院提起上诉。二审中，SMC一方面提交新证据《中国电力百科全书》，证明螺线管是公知常识，其内部结构在涉案专利申请日前已为本领域的技术人员所普遍知晓；另一方面，又根据最高院于2016年最新颁布并施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称“《专利法司法解释（二）》”）“功能性特征是指通过功能或者效果进行限定的技术特征，但对于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的特征应排除在外”之规定，主张本领域普通技术人员在阅读涉案专利权利要求时，能够清楚地理解“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”是如何实现的，因此，不应将该争议技术特征认定为功能性特征，同时在确定其保护范围时，无需将其限定为涉案专利说明书中的具体实施例。

二审法院采信了SMC的观点：认定上述争议技术特征并非功能性特征，其保护范围涵盖被控产品所采取的具体实施方式，从而判定被控产品具有涉案专利的全部技术特征，构成侵权，故作出终审判决撤销一审判决，改判神驰公司、山耐斯公司立即停止侵害涉案专利权的行为，神驰公司赔偿SMC经济损失及合理开支合计人民币15万元。

典型意义

本案中上述争议技术特征属于使用功能或者效果性语言进行表述的技术特征；但是，并非只要是以功能或者效果进行表述的技术特征就必然是功能性技术特征。根据《专利法司法解释（二）》中确立的功能性特征排除标准，对于“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的”，则不属于功能性特征。

本案二审法院就正确适用上述司法解释所确立的功能性特征排除标准提供了细化和具体的操作办法，明确如果教科书、工具书等资料中已经记载了能够实现相同功能或者效果的具体实施方式，从而本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的，可以不认定其为功能性技术特征，无需将该技术特征的保护范围限定为专利说明书的具体实施方式及其等同实施方式。

据此，本案二审法院纠正了一审判决将涉案争议技术特征的保护范围机械地限定为说明书中具体实施方式的错误认定，最终判决认定被控产品具有涉案专利的全部技术特征，构成侵权，有力地维护了专利权人的合法权益，取得了良好的法律效果和社会效果。